Научная электронная библиотека

От изобретения к патенту. Дорожная карта. Книга третья

Левинзон С. В., Царькова Н. В.,

5.1.Патентование в одной выбранной стране

По количеству подаваемых заявок на получение охранных документов на объекты интеллектуальной собственности США из года в год занимает лидирующие позиции. Так, согласно статистическим данным патентного ведомства США в первом полугодии 2017 г. было выдано более 185 000 охранных документов[5.3].

Большой интерес к получению американских патентов со стороны, как местных, так и иностранных заявителей очевиден. К тому же законодательство США, определяющее права на интеллектуальную собственность, эффективно защищает интересы обладателей охранных документов, полученных в данной стране.

Официальным органом в США, который регулирует вопросы регистрации и охраны интеллектуальной собственности, является Бюро Патентов и Торговых Марок США – USPTO (United States Patent and Trademark Office).

Патенты США и процедура их получения имеет ряд отличий от общепринятой системы патентования, основные из них.

В США обязанностью заявителя является уведомлять ведомство о любой информации касательно уровня техники, раскрытого в заявке изобретения, которая стала известной на протяжении всего делопроизводства и подавать декларацию о раскрытии информации (Information Disclosure Statement - IDS).

Намеренное несоблюдение данного требования может повлечь за собой признание патента не имеющим юридической силы. Если IDS подана в течение 3 месяцев от даты подачи заявки в США, либо до получения первого запроса ведомства, за подачу IDS официальная пошлина не предусмотрена.

В случае, если какая-либо информация, содержащаяся в декларации IDS, впервые упоминалась в переписке с иностранным патентным ведомством по параллельной заявке ранее, чем за 3 месяца до подачи данной декларации, предусмотрена дополнительная официальная пошлина.
США является одной из немногих стран мира, где имеется возможность запатентовать в качестве изобретения компьютерные программы, алгоритмы и методы ведения бизнеса.
В США предоставляется льготный период продолжительностью в один год с момента публичного раскрытия изобретения до подачи патентной заявки. Во многих других странах патентная заявка должна быть подана до публичного раскрытия изобретения.
Законодательством США требуется, чтобы в рамках заявки был раскрыт лучший способ реализации изобретения;

Особенностью американского патентного законодательства является возможность подачипредварительной заявки (Provisional Application). Подавая предварительную заявку, не требуется предоставлять формулу изобретения и декларацию изобретателя. Экспертиза по существу по предварительным заявкам не проводится и сведения о них не публикуются. Предварительная заявка действует в течение 12 месяцев, после чего ее необходимо преобразовать в заявку на получение патента.

Подача предварительной заявки может быть весьма полезной при переговорах с потенциальными партнерами, заказчиками или лицензиатами. Кроме того, подача предварительных заявок часто бывает необходимой при поиске источников финансирования.

Каковы преимущества предварительной заявки:

-Затраты на подачу предварительной заявки в три - четыре раза ниже, чем для патентной заявки;
- Возможность использования предварительной заявки для установления по ней даты приоритета, что препятствует получению патентов конкурентами на тождественные изобретения.
- Предварительная заявка даёт возможность за небольшую плату оценить рыночный потенциал изобретения и в течение 12-ти месяцев решить, стоит ли вкладывать средства в изобретение.

Существуют 6 основных этапов получения патента в США.

1.Предварительный патентный поиск. Предварительный патентный поиск необходим для определения патентоспособности изобретения – подлежит ли патентованию данное изобретение в США, если нет, то по каким причинам. Такой поиск проводится до подачи заявки, по результатам которого существует возможность внести соответствующие изменения в заявку на изобретение до этапа экспертизы и снизить вероятность запросов на этом этапе.

На сайте [5.4] доступенонлайн сервис по поиску патентов(см.рис.5.2) в США,интегрированный с базой данных Бюро Патентов и Торговых Марок США – USPTO (United States Patent and Trademark Office), которая включает в себя информацию о патентах на изобретения и промышленных образцах, а также о поданных заявках на регистрацию изобретений.

Разработанный в[5.4] сервис производит патентный поиск по основным критериям (название патента, номер патента/заявки, дата подачи и т.д.), полную версию поиска можно найти насайте USPTO [5.5]

Рис.5.2.Вид формы поиска патентов США в онлайн -режиме.

2. Подготовка и подача патентной заявки. Заявка на получения патента в США составляется на английском языке, состоит из пакета документов (заявление автора, чертежи и схемы, описание и формула изобретения, декларация автора и т. д.), которые должны соответствовать всем требованиям USPTO. Также подавая заявку на патент, необходимо описать наилучший способ использования изобретения. За подачу заявки необходимо оплатить пошлину.

3. Экспертиза патентов[5.6]. Срок проведения экспертизы Патентным ведомством США в среднем составляет от 1,5 до 3 лет. На этом этапе каждое официальное письмо, полученное от Патентного ведомства США, как правило, потребует внесения определенных поправок в заявку.

По результатам экспертизы USPTO присылает уведомление о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента.

Экспертиза содержит следующие этапы:

- определение ограничений к признакам формулы изобретения. В первую очередь, эксперт проверяет, чтобы в заявке было заявлено только одно отдельное изобретение или группа изобретений. Если два или более независимых и различных изобретений заявлены в одной заявке, или если пункты формулы охватывают множество независимых и различных вариантов осуществления изобретения, эксперт направляет заявителю требование об ограничении/выборе и предлагает выбрать группу пунктов или признаков, которыми следует ограничить формулу.

Далее следует переписка заявителя с экспертизой, уточняющая все моменты по данному пункту и приходу к консенсусу между ними;

- проведение экспертизой информационного поиска. Следующим этапом экспертизы является проведение информационного поиска для того, чтобы определить является ли заявка патентоспособной. Изобретение должно быть новым (35 U.S.C. 102), неочевидным (35 U.S.C. 103), описанным надлежащим образом и доступным (35 U.S.C. 112(a)), а также изложено заявителем с применением ясных и точных терминов (35 U.S.C. 112(b)). В скобках указаны номера пунктов требований патентного законодательства. Например, пункт 102 описан в [5.7] .

Если, по мнению эксперта, какой-либо из пунктов формулы является непатентоспособным, он направляет заявителю заключение эксперта, в котором отклоняет данные пункты. Если эксперт считает, что все пункты формулы являются патентоспособными, он направляет заявителю уведомление о разрешении патента;

-неокончательное заключение экспертизы (Non-final Office Action).Если, по мнению эксперта, заявленное изобретение не относится к патентуемым объектам и/или не соответствует условиям патентоспособности, эксперт направляет заявителю неокончательное заключение эксперта. В неокончательном заключении эксперта эксперт также может выразить свое мнение касательно того, соответствует ли заявка формальным требованиям, установленным Патентным ведомством США.

Далее происходит переписка между заявителем и экспертизой для уточнения формулировок и прихода (или нет) к обоюдному согласию. Максимальный срок подачи ответа на заключение эксперта составляет 6 месяцев от даты его направления. Обычно, в заключении эксперта указан сокращенный срок, в течение которого может быть подан ответ без уплаты пошлины за продление срока.

Сокращенный срок ответа на неокончательное заключение эксперта обычно составляет три месяца от даты его направления. Срок ответа на заключение эксперта может быть продлен до шести месяцев от даты его направления, в случае уплаты установленной пошлины. Если ответ не подан в указанный срок, заявка признается отозванной;

- окончательное заключение эксперта (Final Office Action) Окончательное заключение эксперта может содержать те же замечания, которые были вынесены в неокончательном заключении эксперта, либо новые замечания.

После получения окончательного заключения эксперта заявитель имеет право: 1) подать ответ на окончательное заключение эксперта в ведомство в течение трех месяцев от даты его направления, с правом продления указанного срока до шести месяцев, или 2) обжаловать решение эксперта в Комитете Патентных Апелляций и Столкновений (BPAI).

Если заявитель намерен обжаловать решение эксперта в Комитете Патентных Апелляций и Столкновений, он должен подать заявление об апелляции (Notice of Appeal) в течение трех месяцев от даты направления окончательного заключения эксперта, после чего в течение двух месяцев подготовить и направить обоснование апелляции (Appeal Brief).

При этом заявитель должен оформить ходатайство о продолжении экспертизы (Request for Continued Examination (RCE). После направления окончательного заключения эксперта, или подачи апелляции, или направления уведомления о готовности выдать патент, заявитель может подать ходатайство о продолжении экспертизы (Request for Continued Examination (RCE)) с оплатой соответствующей пошлины, но не позднее уплаты пошлины за выдачу патента, направления решения об отказе в выдаче патента или подачи апелляции против решения по заявке в судебном порядке.

4. Выдача патента. После оплаты заявителем пошлины за выдачу патента, USPTO выдает охранный документ владельцу.

5. Поддержание патента в силе. Срок действия патента США начинается с даты подачи заявки в Патентное ведомство США и заканчивается через 20 лет. После выдачи патента необходимо оплачивать пошлины за его поддержание, согласно требованиям UPSTO, такие пошлины уплачиваются через 3,5, 7,5 и 11,5 лет, а не ежегодно, как это принято во многих других странах мира.

6. В США существует возможность повторной экспертизы, которая может быть заявлена в любое время в течение всего срока действия патента. При повторной экспертизе, третья сторона может высказать свои возражения в патентное ведомство, и в случае замечаний эксперта, патентообладатель может внести соответствующие изменения и сузить объем правовой охраны.

Повторная экспертиза может быть заявлена также и по инициативе правообладателя. Таким образом, повторная экспертиза предоставляет патентообладателю возможность избежать возражений от третьих лиц и укрепить объем правовой охраны.

Патентование в США возможно также и на основе заявки РСТ при условии, если она переведена в национальную фазу до истечения 30 месяцев с даты приоритета. С участием ряда патентных фирм РФ Подача заявки осуществляется непосредственно в USPTO от имени изобретателя, без сотрудничества с патентными поверенными США, что значительно снижает стоимость патентования.

Вместе с тем, подача заявки и получение патента от одной из американских фирм имеет свои преимущества. В частности, в скорости прохождения и возможности реализации идей, изложенных в патенте.

Один из таких примеров приведен ниже. В данном конкретном случае заявка на патент была подана от конкретной американской фирмы, являющейся заявителем, а авторами патента были гражданами России.

Сначала заявитель заключил договор с патентной фирмой, которая всё делопроизводство взяла на себя, затем был составлен текст первоначальной заявки. Потом, после переписки согласно изложенному

Рис.5.3 Фрагмент предварительного патента US 2007/0296390 A.

выше сценарию был получен предварительный патент, фрагмент которого представлен на рис.5.3. Все необходимые ссылки по прохождению этой стадии находятся на этой странице патента.

В процессе экспертизы, все стадии которой описаны выше, было выяснено, что заявитель может претендовать только на 2 пункта (4-й и 16-й) формулы изобретения и даже по этим пунктам был представлен дополнительный материал в виде ссылок на 3 действующих патента-аналога.

После длительной переписки, включая телефонные переговоры с участием авторов (расходы полностью оплачивались заявителем), удалось отстоять 19 пунктов из 20 ранее заявленных. Включая подпункты, формула изобретения в конечном виде стала состоять из 36 позиций.

Для того, чтобы было представление, как выглядит патент США средней сложности, публикуем его полностью в оригинале (см. рис.5.4). [5.8].

Примечание: тройная нумерация рис.5.4 использована для того, чтобы показать, что описание частей патента относится к одному и тому же объекту изобретения.

Возникает вопрос о том, зачем вообще нужна такая детализация описания и особенно формулы изобретения. В конечном итоге, всё определяется условиями конкурентной борьбы, в результате которой выигрывают лучшие решения. В этом заинтересован, как производитель любой продукции, так и потребитель.

Любой опытный заявитель с привлечением квалифицированных патентных фирм в первую очередь обращает внимание на то, как обойти существующие патенты на данную тему, чтобы не погрязнуть в весьма разорительных судебных решениях. Именно для этого и указываются формуле все возможные решения, поставленные в патенте, чтобы трудно было его обойти, изменив незначительно один или несколько пунктов формулы изобретения.

На практике, как правило, подобная детализация себя оправдывает.

Рис.5.4.1.Основные сведения о патенте США 894В2.