Научная электронная библиотека
Монографии, изданные в издательстве Российской Академии Естествознания
3.2. Если получено положительное решение о выдаче
Наконец, наступил момент, когда получен документ "с красным углом". Но время радоваться ещё не пришло.
Приступим к изучению этого документа . Далее -советы "бывалого".
-Внимательно сравниваем текст заявки в разделе "формула изобретения" с этим разделом , предложенным экспертизой. В конечном итоге, все "вводные и поясняющие предложения" уйдут на второй и прочие планы, а останется сухая юридическая суть, изложенная именно в формуле изобретения.
-Идеальный вариант - имеется полное совпадение первоначального и предложенного варианта. Казалось бы, всё в порядке, можно изучать документ дальше. Но это снова " не так". Между подачей заявки могут пройти месяцы и годы, некоторые детали смотрятся иначе. Формулу ,т.е. притязания авторов и заявителей, можно было бы расширить.
Главное - ещё не поздно! За исключением одного нюанса - а где это в тексте поданной заявки. Ключевое слово - "точно", т.е.нужно будет указать, что ваши дополнительные притязания содержаться на такой-то странице, строки сверху - снизу конкретно, процитировать эти слова, предложения, не изменяя ни слова, ни одного знака препинания. Теперь возможны варианты:
1.При ответе на решение экспертизы вы сначала указываете, что согласны с формулой изобретения (это создаёт хороший психологический климат), но предлагаете внести в неё - далее указываете, что внести и почему. Обязательно в ответе должна быть фраза: " Если у экспертизы есть вопросы к заявителю, связанные с нашими предложениями, то для уменьшения объёма переписки уполномоченный представитель (а такой уже имеется в первоначальных материалах заявки) может прибыть в Роспатент в согласованное время".
Такое, к сожалению, бывает не слишком часто. Но если эксперт соглашается, то не возникает проблем с заказом пропуска, а заявку на пропуск подписывает начальник эксперта, который может и не согласиться с вызовом, ибо отрывает время для основной работы эксперта. Начальник "в курсе дела", так как решение о выдаче патента подписывает не только эксперт, но и он.
Исключается идеальный случай, когда автору или заявителю пропуск не нужен и о встрече с экспертом он может договориться по телефону. Особенно, если заявитель известен эксперту по предыдущим работам с ним. Из личных впечатлений - это самый надёжный способ быстрого и эффективного решения конкретного вопроса.
Если эти люди психологически совместимы, никто из них не боится за свой "профессиональный авторитет", то относительно быстро они приходят к консенсусу: экспертиза соглашается с мнением заявителя или он снимает свои новые притязания. Оформляется протокол экспертного совещания, утверждается начальником соответствующего отдела, и документ становится частью материалов заявки.
2.Реальный вариант - экспертиза часть ваших притязаний урезала. Например, заявителем на способ были в материалах заявки пункты, касающиеся не только способа, т.е. новыми действиями, описанными в формуле, но и предложены устройства для его осуществления, не включённые в формулу.
Такой случай был описан нами ранее. Формально экспертиза поступила правильно, ибо описав эти устройства в тексте заявки, заявитель и авторы не претендовали на юридическое закрепление этих устройств в формуле. Ничего не поделаешь "поезд ушёл". Заявитель и авторы сами себя наказали: устройства стали известными и заявить их отдельно уже нельзя.
Но наиболее типичным является случай, особенно для устройств и их вариантов, когда в формуле изобретения предлагается, например,5 пунктов, а экспертиза в своём решении о выдаче патента оставила только 3,или из10 пунктов 5. В этом случае, если в первоначальном тексте эти устройства подробно описаны, и можно ссылаться на конкретные страницы, абзацы и отдельные предложения, то следует отстаивать свои права. Алгоритм защиты описан в п.1.
Наш опыт доказывает, что в подавляющем большинстве случаев подобные действия оканчивались в пользу заявителя и авторов. Правда, не нужно переоценивать заранее свои возможности и не учитывать, тот момент, что эксперты, как правило, квалифицированные люди. Бывали случаи, когда после ответов заявителей на решение экспертизы "красный угол" превращался в "чёрный". И все начиналось "по второму кругу".
И ещё одно замечание: при ответе на положительное решение экспертизы необходимо очень тщательно проверить весь предложенный текст и там, где это необходимо, указать конкретные места, которые нужно исправить. "По мелочи" это разрешается. Важно, чтобы эти замечания не искажали первоначальный текст. Дело в том, что - это последний рубеж перед официальной регистрацией, и дальнейшие исправления чрезвычайно усложнены.
Ещё раз процитируем, на что следует обратить основное снимание при ответе на решение экспертизы о выдаче патента. Это - часть статьи ГК 1387:
1. Если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на изобретение и дата приоритета изобретения[3.15].
Есть ещё один важный момент, вытекающий из многолетней изобретательской практики - это "место создания изобретения" (понятие условное). Простейший вариант - заявитель и авторы работают в одной организации, учреждении, институте, заводе… и изобретение создано в процессе выполнения проекта, т.е. создатели его за эту работу получают зарплату. Например, один из нас около 30 лет проработал в НИИ, и подавляющее количество его изобретений создано там. Некоторые из них - в процессе создания новой техники, т.е. "за зарплату " и в рабочее время.
Другие из общего количества изобретений созданы не по теме ,связанной с работой, а по личной инициативе. Более того, в создании таких изобретений принимали участие не только автор, лично, не только соавторы из этого учреждения, но и соавторы из других городов. Например, у одного из нас имеются изобретения, заявитель которого-основное место работы, а соавторы из Москвы, Ленинграда (Санкт- Петербурга), Томска, Киева, Новосибирска и других городов.
В этом случае - "хозяин" - заявитель со всеми вытекающими последствиями. Он определяет первоначальное вознаграждение авторам при получении патента, но только своим сотрудникам. Во всяком случае, так было на практике. Конечно, при заключении патентного договора об использовании включаются все соавторы независимо от их местонахождения.
Такое же существовало, когда один из нас становился соавтором в любом таком ведомстве или организации. Конечно, речь идёт об открытых патентах, что касается закрытых, помолчим. Там картина ещё более интересна. В целом, таких вариантов может быть множество.
Бывали случаи, когда работа определялась целевой программой, утверждённой Правительством, в которой участвовало несколько организаций , расположенных в различных городах страны и относящихся к различным ведомствами.
В процессе совместной работы создавались общие патенты. Тогда или заявителем была организация, проводящая бОльшую часть работы, или заявителей было несколько, но заявка на изобретение всё равно подавалась от одной, как правило, той, где работал условный зачинатель идеи.
Основные случаи собраны в статье ГК Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту [3.16].
1. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.
2. Если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, государственный или муниципальный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца. Если в течение указанного срока государственный или муниципальный заказчик не подаст заявку, право на получение патента принадлежит исполнителю.
3. Если право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец на основании государственного или муниципального контракта принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и муниципальному образованию. При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц.
4. Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не Российской Федерации, не субъекту Российской Федерации или не муниципальному образованию, патентообладатель по требованию государственного или муниципального заказчика обязан предоставить указанному им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для государственных или муниципальных нужд.
5. Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, получен совместно на имя исполнителя и Российской Федерации, исполнителя и субъекта Российской Федерации или исполнителя и муниципального образования, государственный или муниципальный заказчик вправе предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование таких изобретения, полезной модели или промышленного образца в целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд, уведомив об этом исполнителя.
6. Если исполнитель, получивший патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на свое имя, примет решение о досрочном прекращении действия патента, он обязан уведомить об этом государственного или муниципального заказчика и по его требованию передать патент на безвозмездной основе Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.
В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи на имя Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, государственный или муниципальный заказчик обязан уведомить об этом исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.
7. Автору указанных в пункте 1 настоящей статьи изобретения, полезной модели или промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 настоящего Кодекса.
Казалось бы, патент получен, можно его повсеместно внедрять и "стричь купоны", но всё равно - это не совсем так или совсем не так. Необходимо помнить, что возражение против выдачи патента может быть подано любым лицом в любое время, в том числе после прекращения его действия, что в течение всего срока действия патент может быть признан недействительным (действие патента считается прекращённым с момента подачи заявки). Рассмотрение таких возражений подведомственно Палате по патентным спорам.
Это происходит [3.17]:
- в случае признания изобретения несоответствующим условиям патентоспособности;
- при наличии в формуле изобретения признаков, которые отсутствовали в материалах на дату подачи заявки;
- при наличии другого патента с той же датой приоритета, выданного на идентичное техническое решение;
- в случае выдачи патента лицу, которое в силу закона или договора не обладало правами на его получение;
- в случае неуказания в патенте действительных авторов изобретения;
- в случае если раскрытие изобретения не настолько полное, чтобы средний специалист мог осуществить его по описанию, имеющемуся в патенте.
Это вольное толкование является существенным для любого заявителя и авторов, но если "дело доходит до дела", то целесообразно иметь под рукой оригинал юридического документа, а именно статью ГК" Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец" [3.18].
1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:
1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, а также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным статьей 1231.1 настоящего Кодекса;
2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;
3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (пункт 3 статьи 1378);
4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;
5) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи.
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи.
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.
3. В период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса. Преобразование не осуществляется, если патент на изобретение выдан по заявке, по которой поступило заявление с предложением заключить договор об отчуждении патента в порядке, установленном пунктом 1 статьи 1366 настоящего Кодекса, и это заявление не отозвано в соответствии с пунктом 3 статьи 1366 настоящего Кодекса на день подачи заявления о преобразовании патента.
В случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются.
4. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 настоящего Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.
В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.
В случае удовлетворения заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель выдается патент на полезную модель.
5. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.
6. Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.
7. Признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393).
Подробнее об отозванных изобретениях и возможных практических случаях в [3.19].
Прошли и этот этап, но хочется бОльшего, например, зарегистрировать изобретение, продукт или программу за рубежом. Речь не идёт о деталях патентного права в мире. Рассмотрим только вопрос ,что делать в данном конкретном случае. Регистрация патента за рубежом -процедура длительная и затратная. Имеет смысл этим заниматься, если предполагается использование изобретения в странах ЕС, Восточном регионе, или отдельно в таких странах, как Япония, США, Южная Корея.
Рассмотрим, например, патентование за рубежом компьютерных программ или программного продукта. Сначала отметим, что такой продукт может быть зарегистрирован в качестве патента на изобретение. Такой подход применяется в Европейском патентном ведомстве, патентном ведомстве Германии, в Евразийском патентном ведомстве.
В Японии применяется иной подход - продукт должен реализовать физический закон природы. Объекты, перечисленные в п. 5 ст. 1350 упомянутого выше Кодекса, не реализуют какой-либо физический закон природы. Аналогичные подходы применяются в патентном ведомстве Кореи [3.20].
При рассмотрении заявок, связанных с программными (компьютерными ) изобретениями в общем виде можно руководствоваться документами, содержание которых описаны и раскрыты:
- в Роспатенте - в "Руководстве по экспертизе заявок на изобретения" [3.21], представленном на сайте ФИПС для общего пользования;
- в патентном ведомстве Японии - в «Examination guideline for patent and Utility Model in Japan» (на английском языке) по адресу:www.jpo.go.jpв разделе "Law and Regulations";
- в Европейском патентном ведомстве - в"Guidelines for examination" в разделе "Law & practice" по адресу: www.epo.org/law-practice.html;
- в Евразийском патентном ведомстве - в различных нормативных и методических документах в разделе "Документы" по адресу: www.eapo.org/ru/documents/ [3.22].
Данный вопрос, связанный с патентованием российских изобретений за рубежом, требует отдельного рассмотрения. Такие патенты(европейские, евразийские) у нас имеются и могут быть рассмотрены на конкретных примерах при анализе системы патентования изобретений в мире.